摘要

专利法实施细则第42条1款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请。
基于对专利布局的考虑，专利申请人会在法定期限内将与母案保护范围不同的技术方案进行分案申请，以期获得不同角度、不同方向的专利布局。但是近年来，随着专利审查形势愈发严格，各代理机构陆续收到针对实用新型下发的审查意见通知书，更有甚者，审查员利用了发明的审查标准，结合公知常识来评价实用新型的“创造性”。随着近年来国知局打击非正常申请的力度日益加大，这对实用新型的分案申请提出了更高的要求，仅靠保护范围不同而进行的分案目前已经得不到国知局的认可。

案件简介：

2017年10月，A公司向国知局提交了一件实用新型专利申请（下称“原申请”）。
2018年11月，A公司以原申请为基础，向国家知识产权局提交了以原申请为基础的分案申请（下称“分案申请”）。
2018年12月，国知局针对原申请发出授予实用新型专利权通知书。
2019年10月，国知局以原申请不包括两项以上的实用新型，不符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定为由，针对上述分案申请发出分案申请视为未提出通知书。
2019年10月31日，A公司对前述分案申请视为未提出通知书不服，向国知局提出行政复议申请，其主要理由为：分案申请是在法律规定的期限内提出的分案申请；本分案申请与母案权利要求的保护范围不同，是两项不同的申请，符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定；本分案申请合法，国知局发出分案申请视为未提出通知书不合法。
国知局在上述程序基础上，于2020年1月19日作出行政复议决定，认为作出分案申请视为未提出通知书正确。

法院观点：

根据专利法实施细则第42条1款可知，当专利申请不符合单一性要求时，申请人可以提出分案申请，即提出分案请求的前提条件是专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计。如果经审查后发现原申请符合单一性的要求，且分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思时，不属于可以分案的情况。该规定初衷在于保障发明人的合法权益，方便专利权人行使权利、承担义务，同时防止申请人将多项发明创造的内容囊括在一份专利申请中，以便专利审批过程中的分类、检索，也便于公众更有效地利用。
基于此，专利法实施细则中的“两项以上发明、实用新型或者外观设计”指的是两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出。
本案中，原申请与分案申请的说明书均相同，原申请与分案申请的实用新型内容、实施例、说明书附图，均公开了一项实用新型。原申请权利要求与分案申请权利要求存在的差异主要为前述特定结构的不同表述，该差异较小，不足以构成两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，即原申请并未包括两项以上实用新型，因此不符合分案条件，国知局据此作出分案申请视为未提出通知及被诉决定于法有据。

案例分析：

我国专利法实行专利申请主题单一性原则，该原则是指一件发明创造专利申请应当限于一项发明创造。实行专利申请主题单一性原则主要有两个目的：一是为了防止专利申请人只支付一件发明创造专利的费用而获得几项不同发明创造的保护；二是为了便于专利申请的分类、检索和审查，同时也便于专利权授予后，专利权的转让和专利实施许可合同的签订等。
而在一件发明创造专利申请包括至少两项发明创造时，专利法实施细则第42条1款也提供了相应的救济手段；可以看出，专利法实施细则第42条1款的立法宗旨主要在于保护因原申请存在单一性缺陷而不能在原申请中得到保护的技术方案，避免申请人的利益损失。
对于该案中原申请权利要求与分案申请权利要求存在的差异主要为特定结构的不同表述的情况下，申请人的利益完全可以在原申请中得到保护，不需要通过分案申请的方式再次要求保护；而且，这类分案申请也存在重复授权的可能，所以，审查员多根据《专利法实施细则》第42条1款作出分案视为未提出的审查决定，有效节约审查资源，并非于法无据。
因此，按照当今审查动向，无论是申请人还是专利代理师，都应当意识到并非所有没有超出原申请公开范围的分案申请都能被国知局接受，更不能任意将保护范围不同的方案作为新申请提出分案请求，只有确实一件专利申请包括两项以上发明、实用新型的，也就是含有具有不同发明构思的多种方案时，后续的分案申请才有可能被接受；对于一件专利申请中仅具有一个发明构思的技术方案时，后续的分案申请有可能被驳回。
这样，不仅在提出分案申请时，需要对原申请进行有效分析，尽量避免做无用功。而且更重要的一点在于，在案件前期撰写过程中，就需要将保护范围撰写的比较合理，避免出现在收到授权通知书后，才发现权利要求的保护范围过小的情况。针对原申请中存在的其它创新点，可以在撰写阶段将该创新点作为另一套独权进行布局，后续可以基于审查员下发的单一性审查意见再决定是否需要分案处理。采用该方案需要提前对原申请进行布局，也需要提前和IPR沟通好分案的可能性及必要性，避免由于单一性的审查意见影响原申请的授权期限。

最后，用一句话总结就是：分案申请不是补救的万灵药，前期写好保护范围最重要！